Olen viime aikoina tutustunut erinäisistä syistä erityisen tarkkaan juuri laajalti tunnettuihin tavaramerkeihin ja niiden oikeudellisen suojan saamisen edellytyksiin. Totesin jo edellisessä kirjoituksessani, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisujen valossa laajalti tunnetun tavaramerkin tulee olla rekisteröity saadakseen suojaa muissa palvelu- ja tavaraluokissa. Sittemmin kanta on vain vahvistunut.

Suomessa korkein oikeus antoi 19.2.2010 ratkaisunsa tavaramerkkikiistassa KKO 2010:12 (Voimariini), joka koski juuri laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Tässä tapauksessa asiaan liittyvät tavaramerkit olivat rekisteröityjä ja niillä tarjottiin identtisiä tuotteita. Korkein oikeus, kuten myös alemmat oikeusasteet, katsoivat siitä huolimatta etteivät suojan saamisen edellytykset useammastakaan syystä täyttyneet.

Kannaltani olennaista oli tuomiossa mainittu viittaus tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttiin ja sen soveltamiseen tarvittavaan rekisteröintiedellytykseen. Merkin tulee olla rekisteröity, jotta se voisi saada yli tavara- ja palveluluokkien menevä suojaa. Tuomiossa todettiin myös, että ko. lainkohdan perusteella voidaan myöntää ainoastaan kielto-oikeus, eikä esimerkiksi TmL 7 §:n mukaista aikaisempaa oikeutta tai jonkinlaista rinnakkaista käyttöoikeutta tai oikeutta laajentaa myöhemmin toimintaa muiden omistamien tavaramerkkien kattamalle suoja-alalle. Sellainenhan olisi myös maalaisjärjen vastaista.

KKO 2010:12

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin säännös perustui tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan jäsenvaltio voi säätää, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

Aika selvää tekstiä siis. Sama asia toistettiin hieman toisin sanoin tuomion ratkaisuosan 9. kappaleessa, jossa korkein oikeus kertasi minkälaista suojaa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentti vaadittujen edellytysten täyttyessä voi tarjoata. Laajalti tunnetun rekisteröidyn merkin haltija voi nimittäin saada ainoastaan kielto-oikeuden ja senkin ainoastaan tiettyjen vaatimusten täyttyessä. Lisäksi KKO vahvisti, että tavaramerkkidirektiivi tulee ottaa sellaisenaan huomioon myös Suomessa.

KKO 2010:12, 9 kappale

9. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Kansallisen tuomioistuimen on erityisesti soveltaessaan sellaisia kansallisen lain säännöksiä, jotka on annettu direktiivin täytäntöönpanemiseksi, tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti.

Jos aiheeseen mennään hieman syvemmälle, tulevat arvioitaviksi Pariisin sopimuksen ja TRIPS-sopimuksen tarkoittamat toisistaan hieman poikkeavat suojat. Pariisin sopimus antaa suojaa tunnetuille tavaramerkeille, mutta ei kuitenkaan muissa luokissa, jota laajalti tunnetun tavaramerkin suojalla yleensä tarkoitetaan. Yli kilpailurelaation menevää suojaa antaa ainoastaan TRIPS-sopimus, mutta sen soveltamisen ehdottomana edellytyksenä on tavaramerkin rekisteröinti. Aiheesta on kirjoittanut varsin tyhjentävästi OTL Mia Pakarinen lisensiaattityössään ”Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala”. Tässä muutamia otteita ansiokkaasta kirjoituksesta.

Mia Pakarinen, Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala, IPR University Center 2006, sivu 58

Direktiivin mukainen kilpailurelaatio ulkopuolella annettava suoja koskee vain rekisteröityjä merkkejä. Direktiivin mahdollistaman suojan rajaaminen rekisteröityihin merkkeihin ilmenee selkeästi direktiivin 4 artiklan 4(a) kohdan sanamuodosta.

Laajalti tunnetuille merkeille annettavalta poikkeukselliselta suojalta edellytetään siten direktiivin mukaan erityisiä olosuhteita. Laajalti tunnetuille tavaramerkeille tarjottavan suojan (direktiivi, CTMR 8(5) TML) soveltamiselle on käytännössä kaiken kaikkiaan kymmenen edellytystä:

1. Suojaa hakevalla on oltava tavaramerkkirekisteröinti,
2. joka on aikaisempi,
3. voimassaoleva,
4. ja relevantilla maantieteellisellä alueella,
5. tämä tavaramerkki on oltava identtinen tai samankaltainen myöhemmän tunnuksen kanssa,
6. merkillä tulee olla maine (laaja tunnettuisuus),
7. joka on relevantilla alueella (jäsenvaltiossa),
8. myöhemmän tunnuksen käytön tulee tapahtua elinkeinotoiminnassa,
9. sen tulee tapahtua ilman hyväksyttävää syytä,
10. sen tulee merkitä aikaisemman merkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai aiheuttaa vahinkoa aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Vain kaikkien näiden edellytysten täyttyessä laajalti tunnetun tavaramerkin oikeudenhaltija voi olla oikeutettu kieltämään saman tai samankaltaisen tunnuksen käytön myös erilaisten tuotteiden (tavaroiden/palvelujen) yhteydessä.

Mikäli asia ei tästä rautalankaa muistuttavasta tekstistä selviä, toistaa Pakarinen asian vähintään yhtä selkeästi todeten, että juuri tämä sama sisältö koskee myös Suomen tuomioistuimia tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin perusteella.

Mia Pakarinen, Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala, IPR University Center 2006, sivu 66

Juuri tämä direktiivin sääntö on implementoitu myös Suomen tavaramerkkilain 6 pykälän toiseen momenttiin, jossa säädellään yli kilpailurelaation ylittävästä suojasta. Pariisin sopimus ei siis itsessään anna mitään yli kilpailurelaation menevää suojaa. Pariisin sopimusta pidemmälle on menty TRIPS-sopimuksessa, jota onkin sanottu Pariisin sopimuksen ”lisäsopimukseksi”. TRIPS-sopimus, toisin kuin Pariisin sopimus, antaa siis suojaa myös yli kilpailurelaation. TRIPS-sopimuksen mukaan tällaista laajennettua suojaa tulisi kuitenkin antaa vain rekisteröityille tunnuksille. TRIPS-sopimuksen ja direktiivin valossa näyttää siis siltä, että yhteisöalueella rekisteröimättömille tavaramerkeille tulisi siis pääsääntöisesti antaa suojaa vain suhteessa identtisiin tai samankaltaisiin tavaroihin/palveluihin. Jotta tavaramerkin oikeudenhaltija voisi saada yli tavaraluokkien menevä suojaa, on hänellä oltava voimassaoleva rekisteröinti johon vedota.

Kertaus on opintojen äiti, joten Mia Pakarinen jatkaa ansiokkaasti rekisteröintivaatimuksen korostamista laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytyksenä. Samalla hän muistuttaa vielä kerran, että myös Suomessa tulee noudattaa tätä direktiiviä.

Mia Pakarinen, Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala, IPR University Center 2006, sivu 70

Tavaramerkkidirektiivin johdosta tämä laajalti tunnetuille merkeille yli kilpailurelaation annettava suoja on Euroopan Unionin jäsenmaissa harmonisoitu ja siksi sen tulisi olla yhdenmukaista. TRIPS-sopimus osaltaan antaa rekisteröidyille yleisesti tunnetuille merkeille suojaa yli kilpailurelaation. Sen tarkoitus on laajentaa Pariisin sopimuksen suojaa, mutta se eroaa tästä olennaisesti juuri siksi, että siinä puhutaan vain ja nimenomaisesti rekisteröidyistä merkeistä.

Asia jäi tuskin epäselväksi.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin teki 20. tammikuuta odotetun ja direktiivin mukaisen päätöksen tavaramerkkiasiassa T-309/08 G-Star vs. G-Stor. Siinä vahvistettiin näkemykseni siitä, että laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ei voida vedota, ellei a) merkki ole aikaisempi ja b) ellei merkki ole rekisteröity. Muiden vaatimusten lisäksi myös näiden molempien tulee täyttyä että asiaan voidaan vedota.

EY-tuomioistuin on viime vuosina ottanut useita kertoja kantaa juuri näihin seikkoihin ja ollut kanssani täysin samaa mieltä. Näin ollen eräs Helsingin käräjäoikeuden tuomari teki tältäkin osin lähinnä surkuhupaisan tuomion katsoessaan myöhäisemmän ja rekisteröimättömän tunnuksen laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi, vaikka asia oli todellisuudessa täysin päinvastainen. Eipä sitä paljon selvemmin voi sanoa kuin alla olevassa kyseisen tuomion kappaleessa 23.

23 For an earlier mark to be afforded the broader protection under Article 8(5) of Regulation No 40/94, a number of conditions must therefore be satisfied. First, the earlier mark which is claimed to have a reputation must be registered. Secondly, that mark and the mark applied for must be identical or similar. Thirdly, it must have a reputation in the Community, in the case of an earlier Community trade mark, or in the Member State concerned, in the case of an earlier national trade mark. Fourthly, the use without due cause of the mark applied for must lead to the risk that unfair advantage might be taken of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark or that it might be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. As those conditions are cumulative, failure to satisfy one of them is sufficient to render that provision inapplicable (Case T-215/03 Sigla v OHIM – Elleni Holdings (VIPS) [2007] ECR II-711, paragraphs 34 and 35; Case T-150/04 Mülhens v OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU) [2007] ECR II-2353, paragraphs 54 and 55; and judgment of 30 January 2008 in Case T-128/06 Japan Tobacco v OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), not published in the ECR, paragraph 45).

Sama seikka nostettiin esiin myös IPR Infon artikkelissa, jossa kommentoitiin samaista tuomiota.

Tuomioistuin muistutti aluksi, että voidakseen vedota laajasti tunnetun merkin suojaan aiemman merkin on täytettävä tietyt kumuloituvat kriteerit, sen on mm. oltava rekisteröity ja joko identtinen tai samankaltainen haetun yhteisön tavaramerkin kanssa.

Asia on todettu myös suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa (Tavaramerkki, 2008, Salmi-Häkkänen-Oesch, s.376), mutta ilmeisesti kyseinen teos ei kuulunut Helsingin käräjäoikeuden valikoimiin. Myöskään kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa laajalti tunnetun tavaramerkin edelltyksille ei anneta kovinkaan paljon tulkinnanvaraa.

Aikaisemman (laajalti tunnetun) tavaramerkin tulee olla nimenomaan rekisteröity tavaramerkki (EYT T-150/04 Tosca Blu, 11.7.2007, kohta 55).

Toisaalta eihän tuon pitäisi nyt mitään rakettitiedettä olla, sillä asiaa on käsitelty Euroopan yhteisön tuomioistuimessa jo vuosia sitten esimerkiksi edellä viitatussa tapauksessa T-150/04 Tosca Blu seuraavasti:

55      Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa käytetään ilmausta ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, seuraa, että tätä säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltä osin kuin ne on rekisteröity (ks. tämänsuuntaisesti ja analogisesti asia C‑375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I‑5421, 23 kohta; em. asia Davidoff, tuomion 20 kohta ja em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 22 kohta).

Jäämme odottamaan seuraavia mielenkiintoisia käänteitä Suomen päässä. Luotan vahvasti siihen, että hovioikeus tuntee tavaramerkkilain ja -direktiivin sekä oikeuskäytännön hieman paremmin kuin käräjäoikeuden tuomari. Samainen tuomari muuten päätti taannoin, että huono vitsi (”epäonnistunut parodiatarkoitus”) oli laiton. Se kiteyttää ehkä kaiken olennaisen.

Olen jo pariin otteeseen kirjoittanut tavaramerkkiasiasta, joka on vasta viime kuukausina noussut esiin sekä suomalaisessa että kansainvälisessä tavaramerkkikeskustelussa, eli vilpillisen mielen käsitteestä tavaramerkin vakiintumiseen liittyen. Jo maalaisjärki sanoo, että vilpillinen toiminta ei voi saada minkäänlaista oikeussuojaa, eikä siten myöskään vilpillinen tavaramerkki voi saada suojaa.

Tätä mieltä oli jo 1970-luvulla tavaramerkkialalla hyvin arvostettu professori Lauri Drockila (lue kirjoitukseni), mutta vasta tänä vuonna asiaa on käsitelty enemmälti. Aiemmin tänä vuonna asiasta saatiin myös ensimmäinen EU-tason kannanotto, kun vilpillisyydestä oli samaa mieltä myös Euroopan yhteisön julkisasiamies (lue kirjoitukseni). Tänään asiaan saatiin viimein myös ensimmäinen suomalainen kannanotto vuosiin.

IPRinfo-lehden numerossa 4/2009 dosentti Max Oker-Blom käsittelee asiaa ilmeisesti juuri EU-lausuman innoittamana. Luonnollisesti myös Oker-Blomin kanta on, että vilpilliselle tavaramerkille ei tule antaa oikeussuojaa, oli kyse sitten vakiintuneeksi väitetystä tai rekisteröidystä tavaramerkistä. Hänen kirjoituksensa perustella tulin tietoiseksi, että asiaa on käsitellyt professori Hakulinen jo vuonna 1945. Tässä relevantteja otteita kirjoituksesta.

Kuitenkin jo professori Hakulisen vuonna 1945 laatimassa mietinnössä todetaan, että myös rekisteröimätön merkki voi saada oikeussuojaa. Henkilö, joka on aiemmin ottanut tavaramerkin käyttöön, voi nimittäin nostaa kanteen myöhempää käyttäjää kohtaan, jos tämä on tiennyt aikaisemmasta käytöstä.

Mielenkiintoista on kuitenkin Hakulisen toteamus, että jos rekisteröimättömän merkin myöhemmin käyttöön ottanut on ollut tietoinen aiemmasta käytöstä, häneltä on voitu kieltää merkin käyttö. Kysymys on siis kahdesta rekisteröimättömästä merkistä.

Vaikka nimenomaista säännöstä vilpillisen mielen vaikutuksesta vakiinnuttamiseen ei Suomen tavaramerkkilaissa ole, näyttäisi perustellulta rinnastaa vakiinnuttaminen rekisteröintiin myös tältä osin. Ainakin historialliset vertailevat näkökohdat puhuvat tämän puolesta.

Se, että rekisteröinti menetelmänä poikkeaa vakiinnuttamisesta, ei siis vaikuta siihen, että vilpillinen mieli on kummassakin tapauksessa tavaramerkkioikeudellinen este.

Vuosikymmenten aikana julkaistusta oikeuskirjallisuudesta huolimatta Helsingin käräjäoikeus oli viime vuonna toista mieltä ja katsoi vilpillisen tavaramerkin lailliseksi. Pari vuotta aiemmin Korkein hallinto-oikeus oli tehnyt samasta asiasta päinvastaisen päätöksen, mutta käräjäoikeus jätti ko. päätöksen kuitenkin huomioimatta. Helsingin käräjäoikeudesta on tosin viime aikoina tullut muitakin noloja tuomioita.