Euroopan unionin yleinen tuomioistuin teki 20. tammikuuta odotetun ja direktiivin mukaisen päätöksen tavaramerkkiasiassa T-309/08 G-Star vs. G-Stor. Siinä vahvistettiin näkemykseni siitä, että laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ei voida vedota, ellei a) merkki ole aikaisempi ja b) ellei merkki ole rekisteröity. Muiden vaatimusten lisäksi myös näiden molempien tulee täyttyä että asiaan voidaan vedota.
EY-tuomioistuin on viime vuosina ottanut useita kertoja kantaa juuri näihin seikkoihin ja ollut kanssani täysin samaa mieltä. Näin ollen eräs Helsingin käräjäoikeuden tuomari teki tältäkin osin lähinnä surkuhupaisan tuomion katsoessaan myöhäisemmän ja rekisteröimättömän tunnuksen laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi, vaikka asia oli todellisuudessa täysin päinvastainen. Eipä sitä paljon selvemmin voi sanoa kuin alla olevassa kyseisen tuomion kappaleessa 23.
23 For an earlier mark to be afforded the broader protection under Article 8(5) of Regulation No 40/94, a number of conditions must therefore be satisfied. First, the earlier mark which is claimed to have a reputation must be registered. Secondly, that mark and the mark applied for must be identical or similar. Thirdly, it must have a reputation in the Community, in the case of an earlier Community trade mark, or in the Member State concerned, in the case of an earlier national trade mark. Fourthly, the use without due cause of the mark applied for must lead to the risk that unfair advantage might be taken of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark or that it might be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. As those conditions are cumulative, failure to satisfy one of them is sufficient to render that provision inapplicable (Case T-215/03 Sigla v OHIM – Elleni Holdings (VIPS) [2007] ECR II-711, paragraphs 34 and 35; Case T-150/04 Mülhens v OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU) [2007] ECR II-2353, paragraphs 54 and 55; and judgment of 30 January 2008 in Case T-128/06 Japan Tobacco v OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), not published in the ECR, paragraph 45).
Sama seikka nostettiin esiin myös IPR Infon artikkelissa, jossa kommentoitiin samaista tuomiota.
Tuomioistuin muistutti aluksi, että voidakseen vedota laajasti tunnetun merkin suojaan aiemman merkin on täytettävä tietyt kumuloituvat kriteerit, sen on mm. oltava rekisteröity ja joko identtinen tai samankaltainen haetun yhteisön tavaramerkin kanssa.
Asia on todettu myös suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa (Tavaramerkki, 2008, Salmi-Häkkänen-Oesch, s.376), mutta ilmeisesti kyseinen teos ei kuulunut Helsingin käräjäoikeuden valikoimiin. Myöskään kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa laajalti tunnetun tavaramerkin edelltyksille ei anneta kovinkaan paljon tulkinnanvaraa.
Aikaisemman (laajalti tunnetun) tavaramerkin tulee olla nimenomaan rekisteröity tavaramerkki (EYT T-150/04 Tosca Blu, 11.7.2007, kohta 55).
Toisaalta eihän tuon pitäisi nyt mitään rakettitiedettä olla, sillä asiaa on käsitelty Euroopan yhteisön tuomioistuimessa jo vuosia sitten esimerkiksi edellä viitatussa tapauksessa T-150/04 Tosca Blu seuraavasti:
55 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa käytetään ilmausta ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”, seuraa, että tätä säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltä osin kuin ne on rekisteröity (ks. tämänsuuntaisesti ja analogisesti asia C‑375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I‑5421, 23 kohta; em. asia Davidoff, tuomion 20 kohta ja em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 22 kohta).
Jäämme odottamaan seuraavia mielenkiintoisia käänteitä Suomen päässä. Luotan vahvasti siihen, että hovioikeus tuntee tavaramerkkilain ja -direktiivin sekä oikeuskäytännön hieman paremmin kuin käräjäoikeuden tuomari. Samainen tuomari muuten päätti taannoin, että huono vitsi (”epäonnistunut parodiatarkoitus”) oli laiton. Se kiteyttää ehkä kaiken olennaisen.